Évaluation de la brevetabilité de l'invention
- Appréhender les caractéristiques de l'innovation développée avec les équipes de recherche, voire directement avec le chercheur lui-même.
- Étudier les documentations techniques du produit pour cerner le champ d'intervention du produit développé.
- Analyser les différents éléments constitutifs de l'invention afin d'évaluer la pertinence de la proposition d'innovation.
- Rechercher les " antériorités " dans différentes sources documentaires (bases de données professionnelles, Internet, journaux spécialisés), pour avoir un aperçu de l'état de l'art dans le domaine d'intérêt de l'entreprise : les progrès technologiques et les technologies concurrentes.
- Étudier les " libertés d'exploitation ", c'est-à-dire s'informer sur l'existence préalable de brevets liés à l'innovation développée. Par la protection qu'ils confèrent à leur détenteur, les brevets peuvent empêcher l'exploitation d'un produit ou d'un procédé.
Rédaction, dépôt et suivi des procédures auprès des différents organismes
- Valider l'exhaustivité du dossier nécessaire à la demande de dépôt de brevet et rédiger la demande.
- Représenter l'entreprise auprès des offices nationaux et internationaux afin de défendre ses intérêts.
- Répondre aux demandes exprimées par ces offices : documents techniques et informations complémentaires relatifs au champ d'intervention de l'innovation développée par l'entreprise.
- En cas de contentieux (problèmes de contrefaçon), participer à la constitution de dossiers juridiques d'attaque ou de défense selon les cas.
- Coordonner le déroulement du contentieux avec les avocats.
Soutien au développement et à la gestion de la stratégie de propriété intellectuelle
- Sensibiliser les inventeurs et les équipes R&D de l'entreprise afin de leur montrer les enjeux stratégiques liés à la propriété intellectuelle.
- Assurer la veille technologique dans le domaine d'activité de l'entreprise pour s'informer des demandes de dépôt de brevets ainsi que des évolutions technologiques des concurrents.
- Évaluer et anticiper les risques et les opportunités que ces évolutions représentent afin d'introduire les changements nécessaires dans le process d'innovation de la société.
- Développer le potentiel commercial du portefeuille d'innovation de l'entreprise.
- Négocier des droits de propriété intellectuelle avec des partenaires, en assurant l'intérêt stratégique de l'entreprise : négociation de contrats (licences, cessions, gestion de droits) lors des transferts ou des développements de technologies.
- Veiller à ce que les produits et services de l'entreprise ne violent pas les droits de propriété industrielle appartenant aux tiers.
Activités éventuelles
Le rôle de conseil de l'ingénieur brevets en cabinet peut aller au-delà du conseil dans la protection et la valorisation du patrimoine intellectuel de l'entreprise. Il peut ainsi effectuer des séminaires de sensibilisation en entreprise sur l'importance des enjeux stratégiques liés à la propriété intellectuelle et industrielle. Son expérience dans la profession peut l'amener à participer à la formation d'ingénieur brevets moins expérimentés. Les dossiers de demande de brevets étant soumis à l'interprétation des examinateurs brevets, ces derniers apportent leur expérience sur les cas qu'ils ont pu traiter dans leur carrière.L'ingénieur brevets peut également être amené à rédiger des contrats de licence (entente commerciale par laquelle le propriétaire d'une propriété intellectuelle concède l'ensemble ou une partie de ses droits à une autre partie, selon des conditions et des limites convenues).
Variabilité des activités
Les activités de l'ingénieur brevets diffèrent selon qu'il exerce au sein d'une entreprise, d'un cabinet ou dans un organisme de délivrance des brevets :
- en entreprise, il intervient plus en amont du projet de recherche. En relation fonctionnelle étroite avec les équipes de R&D, il a un rôle davantage prospectif auprès de celles-ci. Il peut participer aux orientations du programme de recherche. Néanmoins, la décision finale de déposer une demande de brevet ne lui incombe pas, puisqu'elle est fortement liée à la stratégie de développement produit de l'entreprise.
- en cabinet de conseil en propriété industrielle, l'ingénieur brevets a un rôle de conseil juridique plus grand auprès de l'entreprise. En effet, certaines d'entre elles ne possèdent pas de structure juridique importante et s'adressent à des cabinets de conseil en matière de stratégie juridique et de propriété intellectuelle. Sa polyvalence est plus forte car il intervient dans divers domaines industriels et auprès d'entreprises de tailles très variées. Par ailleurs, il doit aussi assurer le développement de son portefeuille de clients.
- au sein d'un organisme de délivrance des brevets, l'examinateur de brevets a pour mission d'examiner les dossiers de demande, de les étudier par rapport aux différentes réglementations nationales portant sur la propriété industrielle. C'est la personne habilitée à accepter ou refuser la délivrance d'un brevet.
Le consultant en propriété industrielle intervient dans l'acquisition et l'exploitation de tous types de droits de propriété : brevets, licences, cessions de droit, marques. Son éventail juridique est plus large. Il participe également à l'élaboration de normes au sein de l'entreprise.